Farewell – Die Abwertung der UK Marke durch den Brexit (#SORRYBRO)

Was müssen Markeninhaber britischer Markenrechte nach der #SORRYBRO Entscheidung der EUIPO jetzt beachten und warum die Inhaber von Unionsmarken vom Brexit profitieren?

Mit dem 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich (UK) endgültig aus der Europäischen Union ausgetreten. Zusätzlich ist seit dem 01.01.2021 der offizielle Übergangszeitraum verstrichen. Die Unionsmarke – wie man sie in den 27 verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten kennt – gibt es in Großbritannien jetzt nicht mehr. Hatten britische Unternehmen über die Unionsmarke vor dem Brexit auch innerhalb der EU einen umfassenden Schutz, so haben britische Markenrechte in der EU ihre Schutzwirkung nunmehr verloren.

Was passiert mit einer eingetragenen Unionsmarke in Großbritannien?

Wurde eine Unionsmarke bereits vor dem Stichtag des 01.01.2021 eingetragen – und nicht nur angemeldet – muss der Markeninhaber nicht aktiv werden. Ohne Prüfung wird die bereits bestehende Marke in der UK in eine gleichwertige nationale Marke umgewandelt. Die Umwandlung erfolgt dabei unter Beibehaltung der Priorität der Unionsmarke bzw. der Seniorität im Vereinigten Königreich. Zuständig ist hierfür das UK Intellectual Property Office (UKIPO). Für den Inhaber fallen zunächst auch keine Kosten an und es muss auch kein Antrag gestellt werden. Die Markenumwandlung wird auch möglichst einfach umgesetzt. Das UKIPO sieht hierfür eine Nummerierung der Marken vor, welche sich stark an der Nummerierung der Unionsmarke orientiert. Trotz enger Anlehnung an die EUTM handelt es sich bei der britischen Marke um eine unabhängige Marke. Sie wird unabhängig angefochten, abgetreten, lizenziert oder erneuert. Für eine Verlängerung ist in Zukunft eine Gebühr bei dem UKIPO fällig. Eintragungsurkunden werden keine ausgestellt, aber die Daten sind im Register des UKIPO einzusehen. Innerhalb der ersten drei Jahre nach Ablauf der Übergangsfrist muss der Markeninhaber auch keine Korrespondenzadresse im Vereinigten Königreich haben. Wer keinen Schutz mehr seiner Marke in Großbritannien benötigt, kann durch das Opt-Out-Verfahren ab dem 01.01.2021 ausdrücklich darauf verzichten.

Wichtig: Gegen eine so gewonnene nationale Marke können Dritte nicht einwenden, der Markenschutz sei verfallen, weil die Unionsmarke vor Ablauf der Übergangsfrist nicht im Vereinigten Königreich benutzt worden ist. Der Inhaber kann sich insoweit auf eine bis 31. Dezember 2020 erfolgte Benutzung in der Europäischen Union berufen. Für Inhaber von bestehenden Unionsmarken gilt zudem, dass ab dem 1. Januar 2021 eine Markennutzung im Vereinigten Königreich (einschließlich der Nutzung im Export) nicht mehr als rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke gilt.

Was passiert mit Internationalen Markenregistrierungen (IR-Marken), in denen die EU benannt ist, in Großbritannien?

Für Internationale Markenregistrierungen (IR-Marken), in denen die EU benannt ist, sieht das Austrittsabkommen ebenfalls eine Verpflichtung des Vereinigten Königreichs vor, die Kontinuität des Markenschutzes zu garantieren, sofern der IR-Marke vor Ablauf der Übergangsfrist Schutz in der EU gewährt wurde. Es wird automatisch eine nationale UK-Marke, entsprechend dem Schutz der IR-Marke, im Register des Vereinigten Königreichs eingetragen. Verlängerungen und sonstige Änderungen der Angaben im Register muss der Markeninhaber direkt gegenüber dem UKIPO beantragen. Hierfür ist unter Umständen ein Vertreter vor Ort zu bestellen. Im Übrigen gelten für die so entstandenen nationalen UK-Marken im Wesentlichen die gleichen Regeln wie bei den Unionsmarken. Darüber hinaus besteht für den Inhaber einer IR-Marke aber auch die Möglichkeit, das Vereinigte Königreich im Wege einer nachträglichen Benennung zu benennen. Die nationale Marke im Vereinigten Königreich, die aus der Benennung der EU abgespalten wurde, kann durch die nachträgliche Schutzerstreckung auf das Vereinigte Königreich ersetzt und so wieder unter den Schutzschirm der IR-Marke zurückgeholt werden.

Besonderheiten einer angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Marke

Wurde die Unionsmarke bis jetzt hingegen nur beantragt und noch nicht eingetragen, muss der Markeninhaber selbst tätig werden. Für ihn läuft eine Frist von neun Monaten, um eine vergleichbare nationale britische Marke (d.h. für identische Waren und Dienstleistungen unter Beibehaltung des Anmeldedatums bzw. der Priorität der Unionsmarke) zu beantragen. Aber auch hier richtet sich die Schutzdauer nach der bereits beantragten Unionsmarke. Die Anmeldung wird wie eine nationale Anmeldung behandelt und es müssen die üblichen Anmeldegebühren für nationale UK-Marken entrichtet werden.

Gleiches gilt bei einer IR-Marke, für die vor Ablauf der Übergangsfrist weder Schutz in der EU gewährt noch verweigert wurde.

Die #SORRYBRO Entscheidung: Warum britische Marken durch den Brexit an Wert verloren haben

Inhaber jetzt nur noch für Großbritannien eingetragener Marken, die auch in der Europäischen Union tätig sind, müssen nun dringend tätig werden. Wollen sie für Ihre Marken auch außerhalb von UK und innerhalb der EU Schutz beantragen, muss die Marke zusätzlich in einem Land der Europäischen Union registriert werden. Relevant ist das nicht nur für einen ausreichenden Schutz in der Zukunft, sondern vor allem für bereits laufende Verfahren, welche vom EUIPO noch nicht entschieden worden sind. Klarheit bringt vor allem der kürzlich entschiedene Fall vom EUIPO (Widerspruchsentscheidung vom 12. Februar 2021, B 003029595).

Zum Fall: Im Fokus der Entscheidung des EUIPO standen dabei ein Modeunternehmen und der britische Youtuber Ben Phillips, a.k.a. #SORRYBRO. Während der Youtuber #SORRYBRO als Wortmarke und Wortbildmarke ausschließlich in Großbritannien hat schützen lassen, wurde durch ein Modeunternehmen ein Antrag zu der Unionsmarke #sorrybro beim europäischen Markenamt gestellt. Ben Phillips reagierte darauf im Jahr 2017 mit einer Abmahnung und hat zusätzlich ein Widerspruchsverfahren gegen die beantragte Unionsmarke beim EUIPO eingelegt. Hierbei hat er sich auf seine eingetragene und nicht eingetragene Marke berufen. Philips wollte die Eintragung der Unionsmarke #sorrybro, mit Hilfe von eigenen UK-Markenrechten zu Fall bringen.

Die #SORRYBRO Entscheidung und ihre weitreichenden Folgen

Zu dem Konflikt wurde letztendlich vom EUIPO am 12. Februar 2021 eine wichtige Entscheidung gefällt. Kernaussage ist, dass eingetragenen UK-Marken keine geeignete Grundlage im Widerspruchsverfahren mehr darstellen. Denn als geeignete Widerspruchsgrundlage kann nur ein älteres Recht aus einem Mitgliedsstaat herangezogen werden. Grund ist die Formulierung des Art. 8 Abs. 1, 4, 5 UMV. Hier sind die Voraussetzungen für eine Anwendung im Präsenz formuliert. Die nötigen Voraussetzungen für einen Widerspruch müssen also im Zeitpunkt der Entscheidung vorgelegen haben. War dies im Zeitpunkt des Antrages der Fall und sind die Voraussetzungen später weggefallen, wird der Widerspruch zurückgewiesen. Die Entscheidung hat damit nicht nur Wirkung für Ben Phillips, sondern auch für alle Verfahren – mit Beteiligung einer nationalen britischen Marke – in der Zukunft. Denn damit werden alle beim EUIPO noch anhängigen Verfahren, die vor dem 1. Januar 2021 auf Basis von eingetragenen UK-Marken eingelegt wurden, im Nachhinein unzulässig.

Für #SORRYBRO und den Youtuber bedeutet dies, dass er mit Ablauf des 31.01.20212 nicht mehr berechtigt war, gegen eine Unionsmarke vorzugehen. Auch die Verwendung der nicht eingetragenen Marke innerhalb der EU kann kein Unionsmarkenrecht begründen, sie reicht nicht allein für einen Widerspruch aus.

„The Queen is not amused!”

„The Queen is not amused“ – die Königin ist nicht amüsiert, ist ein gern zitierter Satz im Zusammenhang mit Queen Elizabeth II. Das gleiche werden sich wohl auch die Inhaber britischer Markenrechte, ob der #SORRYBRO Entscheidung des EUIPO gedacht haben. Anders als die Inhaber einer Unionsmarke, haben diese erhebliche Nachteile durch den Brexit. Denn diese erlangen ohne weiteres Zutun neben der Unionsmarke zusätzlich noch eine eigene UK-Marke. Lediglich aufpassen muss derjenige, der bereits eine Eintragung beantragt ist, diese aber mit Verstreichen des Übergangszeitraums noch nicht durch ist. Hier muss der Schutz im Vereinigten Königreich selbst in die Hand genommen werden. Britische Markeninhaber hingegen, die keine Unionsmarke haben, sind in der Europäischen Union von nun an ohne Schutz. Konnten Sie früher aus der nur in der UK eingetragenen Marke auch gegen Unionsmarken vorgehen, so fällt diese Möglichkeit nun ersatzlos weg. Dies gilt auch für laufende Verfahren vor dem EUIPO. Sind diese zum Zeitpunkt des Brexits noch nicht entschieden, werden sie in der Sache keinen Erfolg mehr haben. Gegebenenfalls seit Jahren geführte Verfahren lösen sich daher in Luft auf. Die Inhaber lediglich nationaler britischen Marken trifft es aber noch wesentlich härter. Neben der UK Marke muss nunmehr zusätzlich noch eine Unionsmarke beantragt werden. Sind sie hier nicht schnell genug, müssen Sie auf Markenrecht in der Europäischen Union zukünftig verzichten.