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Dr. Stephan Bücker – rechtserhaltende Benutzung einer Marke

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Use it or lose it: LG München I zur rechtserhaltende Benutzung einer Marke – Wieso kann die mangelhafte Markenverwaltung zum Verhängnis werden?

Das LG München hat sich in einer interessanten Entscheidung mit der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der M-Logo-Marke von BMW nach § 26 MarkenG befasst. Hintergrund der Entscheidung war ein Rechtsstreit zwischen der Volvo Car Group und der Muttergesellschaft der BMW-Gruppe.  Als Folge der Entscheidung sind die Markenrechte für BMW in mehreren Klassen verfallen. Das Unternehmen konnte eine hinreichende Benutzung der Marke für die betreffenden Klassen nicht nachweisen. Beispielsweise besteht kein Markenschutz mehr für „Motoren“ in Klasse 7 sowie für die Ausrichtung, Organisation und Durchführung an Sportveranstaltungen. Darüber hinaus fand u.a. eine Änderung der Oberbegriffe für Juwelierwaren und Schmuck statt.

Was ist die rechtserhaltende Nutzung und warum ist diese so wichtig?

Ist eine Marke einmal eingetragen, kann der Inhaber die daraus entstehenden ausschließlichen Rechte geltend machen. Er hat das alleinige Recht, die Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu nutzen. Zunächst besteht keine sofortige Pflicht zur Nutzung. Jedoch muss der Markeninhaber die Marke gem. § 26 MarkenG innerhalb von 5 Jahren ernsthaft und in der eingetragenen Form nutzen. Andernfalls wird die Marke löschungsreif. Auch Ansprüche gegen Dritte aufgrund einer Markenrechtsverletzung können dann nicht mehr geltend gemacht werden. Denn diese können dem Markeninhaber gegenüber die Einrede der Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG entgegenhalten. Darüber hinaus kann ab diesem Zeitpunkt jeder Außenstehende die Löschung der Marke beantragen. Die richtige Benutzung und vor allem Strategie innerhalb der fünf Jahres Schonfrist ist also unverzichtbar.

Wie ist die Rechtslage?

Bei der Benutzung ist es vor allem wichtig, dass es sich um eine ernsthafte und auch markenmäßige Nutzungshandlung handelt. Demnach ist eine Scheinbenutzung nicht ausreichend. Mit der Nutzung der Marke muss z.B. beabsichtigt werden, einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu erhalten. Weiterhin ist eine ausschließliche Nutzung der Marke als Unternehmenskennzeichen nicht ausreichend. In erster Linie dient eine Marke dazu, eine Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Ware oder Dienstleistung, für die die Marke zu Gunsten des Unternehmens eingetragen ist, herzustellen. Erforderlich ist somit die Nutzung als Herkunftshinweis, die einer der Hauptfunktionen (Herkunftsfunktion) der Marke entspricht. Nur dann liegt eine markenmäßige Nutzung vor. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Marke auch für die Waren und Dienstleistungen genutzt wird, für die sie eingetragen worden ist. Wird die Marke für lediglich ähnliche Waren benutzt, liegt keine rechtserhaltende Benutzung vor. Zusätzlich ist zu unterscheiden, ob die Nutzung für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung nur für die Einzelne Ware oder Dienstleistung anerkannt wird, oder auch für weitere Waren und Dienstleistungen aus dem entsprechenden Oberbegriff. Handelt es sich um sehr weite und breit gefächerte Oberbegriffe, müssen unter diesen weiteren Untergruppen erfasst werden. Die Benutzung wird dann für die entsprechende Untergruppe anerkannt. Dies kann – wie bei BMW – dazu führen, dass der Oberbegriff der entsprechend benutzten Untergruppe angepasst wird und dem Markeninhaber die Markenrechte nur noch für die angepasste Untergruppe zustehen. Wichtig ist zu beachten, dass es dann zu einer Teillöschung für nicht benutzte Waren oder Dienstleistungen kommen kann.

Sonderfall: geringfügige Änderung einer Marke

Besondere Vorsicht ist bei einer Änderung der Marke geboten. Auch wenn diese nur geringfügig ist, kann dies dazu führen, dass keine rechtserhaltende Benutzung vorliegt. Entscheidend ist, dass die Änderung für den Verkehr als nicht relevant angesehen wird. Der kennzeichnende Charakter der Marke muss nach § 26 Abs. 3 MarkenG erhalten bleiben. So darf beispielsweise kein Wortbestandteil entfernt werden, dem eine herkunftshinweisende Funktion zugesprochen wird. Möglich allerdings ist das Weglassen von graphischen Gestaltungen, die keine eigenständige Wirkung entfalten. Auch lediglich beschreibende Begriffe können hinzugefügt oder weggelassen werden, ohne die rechtserhaltende Benutzung zu riskieren.

Unionsmarke: Die rechtserhaltende Benutzung ist auch für Inhaber einer Unionsmarke von Relevanz. Diese richtet sich nach Art. 18 UMV. Auch hier ist eine Schonfrist von 5 Jahren angesetzt. Eine wichtige Frage ist jedoch – aufgrund der Größe des Hoheitsgebiets – wann die Nutzung für eine Unionsmarke ausreicht. Für die Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung in der Union vorliegt, sind nach der aktuellen Rechtsprechung der europäischen Gerichte dabei die Grenzen als auch die Größe der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen. Viel wichtiger ist es hier, auf die einzelnen Merkmale des betroffenen Absatzmarktes zu schauen und die rechtserhaltende Benutzung hiervon abhängig zu machen. Reicht die Benutzung jedoch nicht aus, um von einer ernsthaften Benutzung in der Union auszugehen, kann die Marke in eine nationale Marke umgewandelt werden.  Das AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO) hat für den Benutzungsnachweis entsprechende Prüfungsrichtlinien herausgebracht, an denen sich Markeninhaber orientieren können: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_1_2017/23_part_c_opposition_section_6_proof_of_use_clean_2017_de.pdf

Was SIE für die Praxis wissen müssen:

Für die Praxis ist es unerlässlich, die Benutzung ausreichend zu dokumentieren. Im Falle eines Verfahrens, ist man als Markeninhaber angewiesen den Beweis der rechtserhaltenden Benutzung darzulegen. Gelingt dies nicht, verfällt der Schutz. Hier sollte ein ausführliches Verzeichnis über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen angelegt werden. Bei der Verwaltung ist es wichtig und sinnvoll eine genaue Dokumentation aller einzelnen Benutzungen aufzubewahren. Hierfür dienen beispielsweise Kataloge, Werbeschreiben, Geschäftsschreiben, Screenshots von Websites und weitere gewerbliche Unterlagen. Bei einem Facelift der Marke – wenn auch nur einem kleinen – ist stets darauf zu achten, dass der kennzeichnende Charakter erhalten bleibt. Hier sollte man sich sicher sein, dass nur eine geringfügige Änderung vorgenommen wird, bevor man nach 5 Jahren plötzlich keine Markenrechte mehr innehat. Auch kann man sich nicht darauf verlassen, dass noch Waren der eingetragenen Marke im Umlauf sind, wenn selbst keine mehr vertrieben und verkauft werden (vgl. LG Düsseldorf, Urteil v. 02.08.2017 – 2a O 166/16).

Fazit

Die Benutzung einer Marke kann zu verschiedenen Ergebnissen führen. So kann eine Marke jahrelang falsch genutzt werden und die eingetragenen Schutzbereiche verfallen. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Durch eine Entscheidung des OLG Wien wurde z.B. aufgrund der Bekanntheit und jahrelangen Etablierung in bestimmten Bereichen der österreichischen Red Bull GmbH eine Erweiterung des Schutzbereichs zugesprochen, da diese so stark in die Bekanntheit der Marke „investiert“ hatte, dass sogar eine Schutzrechtserweiterung auf Grund der Investitionsfunktion der Marke erfolgt ist. Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass für Unternehmen eine ordentliche Markenverwaltung unverzichtbar ist. Eine gute durchdachte und geführte Markenstrategie kann vor unangenehmen Konsequenzen schützen und sollte als wichtiger Bestandteil des Compliance-Managements die erforderliche Priorisierung erhalten. Denn gerade auch bei einer späteren Veräußerung des Unternehmens sind gut gesicherte und geführte IP-Rechte ein wesentliches Asset der Unternehmensbewertung.

Dr. Stephan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Dozent

Dr. Stephan Bücker, LL.M.

Medienanwalt, Unternehmer & Dozent an der TH Köln

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