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Wem gehört die Marke „Inter“​ und muss sich David Beckhams MLS-Franchise umbenennen? – Wie risikoreiche Markenführung zum kostspieligen Desaster wird

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!“ Sepp Herberger hat diese Fußballer-Weisheit ins Trainer-Bewusstsein gebracht. Diese Weisheit muss sich jetzt vermutlich auch David Beckham, als President des neuesten Major League Soccer (MLS)-Franchise Inter Miami, auf die Fahnen schreiben. Nicht nur sportlich – Inter Miami schloss seine Debütsaison in der Eastern Conference der Major League Soccer (MLS) schließlich mit 24 Punkten auf dem 10. Platz (von 14) ab, was in der Gesamttabelle Platz 19 (von 26) bedeutete – steckt David Beckham und sein MLS-Projekt Inter Miami in der Krise, sondern auch juristisch gab es außerhalb des Platzes nun eine Niederlage.

Im Jahr 2018 gab David Beckham bekannt, dass das neue MLS-Franchise aus Miami den Namen „Inter Miami CF“ tragen wird (offizieller Name: Club Internacional de Fútbol Miami). Er führte hiermit die Tradition fort, in den Namen eines MLS-Franchise als Zusatz einen bekannten Namenteils eines europäischen Klubs einzufügen. So führen einige MLS-Teams bereits Zusätze wie Real, United, Sporting und City.

Bei Inter Mailand (offizieller Name: FC Internazionale Milano SpA), das in der italienischen Serie A spielt und einer der berühmtesten Fußballvereine der Welt ist, hat dies nicht nur für Verwunderung gesorgt, sondern man fühlte sich hier auch in seinen Markenrechten verletzt. Denn bereits im Jahr 2014 reichte Inter Mailand beim amerikanischen Markenamt USPTO eine Markenanmeldung für den Begriff „Inter“ in Bezug auf Fußball ein, die schließlich am 25. September 2018 vom USPTO „veröffentlicht“ (d. h. unter Vorbehalt angenommen) wurde, um verschiedene Produkte (einschließlich Handyhüllen, Hundehalsbänder, Bettlaken, Schals und Fußbälle) und Unterhaltungsdienstleistungen (wie die Organisation und Durchführung von Profifußballspielen und Ausstellungen) zu bezeichnen.

Markenstreit „INTER“ vs. „Inter Miami CF“

Im Jahr 2018 meldete die Major League Soccer beim USPTO dann eine eigene Marke für den Namen „Inter Miami CF“ an und legte anschließend 2019 Widerspruch gegen die Markenbemühungen von Inter Mailand ein. In ihrem Widerspruch machte die MLS unter anderem geltend, dass der Antrag von Inter Mailand abgelehnt werden müsse, da das Zeichen „INTER“ „lediglich beschreibend“ sei und keine „Verwechslungsgefahr“ bestehen würde.

Hintergrund: Der Antrag wurde von der MLS eingereicht, da die Major League Soccer als eine Einheitsstruktur aufgebaut ist, in der Teams und Spielerverträge zentral im Besitz der Liga sind. MLS-Eigentümer besitzen einen Anteil an der Liga und haben das Recht, ein Team zu betreiben. Die MLS erteilt Lizenzen für den Betrieb des Franchise. Die Eigentümergruppe hinter „Inter Miami“ ist die Freedom Park LLC, zu der unter anderem der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham und der britische Musik- und Fernsehproduzent Simon Fuller zählen. Da die MLS Inhaberin der Markenrechte innerhalb der Major League Soccer ist, ist diese auch in rechtlichen Auseinandersetzungen Aktiv- und passivlegitimiert.

Das USPTO hat die seitens der MLS vorgenommenen Anmeldungen der Zeichen „Inter Miami“, „Miami Inter“, „FC Miami Inter“ und „Inter Miami CF“ zurückgewiesen. Es hat ebenfalls die Auffassung vertreten, dass das Wort „Inter“ lediglich beschreibend für die MLS und ihre Waren und Dienstleistungen sei und ein Begriff sei, der allgemein zur Beschreibung von Fußballvereinen oder -mannschaften verwendet werde, die aus internationalen Spielern bestehen oder an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Hintergrund: Der MLS wurde zwar keine Markeneintragung auf die Kurzform „Inter Miami CF“ erteilt, dies hindert die MLS zunächst jedoch nicht daran, diesen Namen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit zu verwenden. Die einzige Konsequenz ist, dass sie nicht in der Lage sein wird, Dritte (zumindest auf der Grundlage des Markenrechts) daran zu hindern, solche Zeichen für den Verkauf ähnlicher Waren oder Dienstleistungen in den USA zu verwenden.

In Bezug auf den seitens der MLS eingelegten Widerspruchs gegen die seitens Inter Mailand vorgenommenen Markenantrages entschied das USTPO bereits am 3. Januar 2020 wie folgt:

Zunächst liege keine Verwechslungsgefahr vor. Darüber hinaus habe die MLS nicht nachgewiesen, dass sie ein berechtigtes Interesse an einer Entscheidung habe, was eine grundlegende Voraussetzung in jedem Widerspruchsverfahren vor dem USTPO ist. Denn die MLS habe sich nicht auf ihre eigenen älteren Rechte berufen (sie hat keine), sondern auf angebliche Rechte Dritter (nämlich der anderen Fußballvereine und -verbände).

In einem Urteil vom 9. Dezember 2020 wies das USPTO dann darauf hin, dass die Verwechslungsgefahr wohl von Inter Miami beseitigt werden muss, da Inter Miami keine ausreichende Verbindung zwischen MLS selbst und der Verwendung von „Inter“ herstellen konnte und dies bei Verbrauchern zu Verwechslungen führen könne. Die Entscheidung kann die MLS jedoch nicht anweisen, den Namen von Inter Miami zu ändern, da das USPTO nicht die Macht hat, dies zu tun.

Die Entscheidung des USPTO schließt auch das Widerspruchsverfahren nicht ab und bedeutet nicht, dass das MLS letztendlich keinen Erfolg haben wird, insbesondere weil über den Vorwurf, die Marke „INTER“ sei rein beschreibend noch entschieden werden muss. Ob Inter Mailand seine Marke „INTER“ wird behalten dürfen, bleibt daher noch abzuwarten. Es könnte im Ergebnis aber auch bedeutungslos sein, da sich Inter Mailand auf seine weltweite Bekanntheit berufen und ggf. Dritten auch so schon die kommerzielle Nutzung des Zeichens in bestimmten Bereichen untersagen könnte.

Liegt in der Nutzung von „Inter Miami CF“ ein Fall einer desaströsen Markenführung?

Das ist die Frage angesichts der auffälligen Einführung von Wappen und Trikot durch Inter Miami und der hohen Kosten für die Umbenennung des Clubs. Für den Fall, dass sich Inter Mailand durchsetzt, könnte dies auch andere Vereine davon abhalten, sich mit demselben abgekürzten Namen zu vermarkten und es spricht vieles dafür, dass das MLS-Franchise langfristig seinen Namen wird ändern müssen.

Zwar kann das MLS-Franchise aktuell immer noch unter diesem Namen operieren und Merchandising-Artikel unter der Marke „Inter Miami“ verkaufen, sofern Inter Mailand keine weiteren Maßnahmen ergreift. Es ist jedoch auf Grund der weltweiten Bekanntheit des Zeichens „Inter“ im Zusammenhang mit dem italienischen Fußballclub davon auszugehen, dass Inter Miami, welches auch international das Zeichen für die Vermarktung nutzt, bei Verbrauchern für Verwechslungen sorgen wird, zumindest für mittelbare Verwechslungen, da eine wirtschaftliche Verbindung der Marken suggeriert werden könnte.

Zur Klärung dieser Frage kann Inter Mailand weltweit gegen die Nutzung des Zeichens „Inter Miami“ auf Unterlassung und Schadensersatz vorgehen und entsprechende Verletzungsverfahren einleiten.

In diesem Fall müsste sich aber auch Inter Mailand mit einigen zusätzlichen rechtlichen Fragen auseinandersetzen: Wird die Marke „inter“ z.B. den USA tatsächlich verwendet? Wird diese Marke durch die Verwendung des Franchise-Namens „Inter Miami“ tatsächlich verletzt? Ganz zu schweigen davon, dass auch die Gültigkeit der Marke „inter“ selbst in diesem separaten Verfahren in Frage gestellt werden könnte.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten: Der italienische Verein könnte einen ganz anderen Weg wählen und versuchen, den Fall beizulegen und Inter Miami zu seinem zweiten privilegierten Partner in der MLS neben DC United zu machen. In der MLS gibt es dafür einen Präzedenzfall, denn die Franchise von Real Salt Lake hat eine offizielle Partnerschaft mit dem spanischen Club Real Madrid.

Es steht viel auf dem Spiel

Das Verfahren ist ein spannendes Beispiel dafür, wie sehr man bei der Frage der eigenen Markenentwicklung auf den eigenen Wettbewerb achten muss. Hat man das Ziel, eine internationale Brand zu etablieren, sollte man frühstmöglich darüber nachdenken, mit welchem Zeichen man auf dem relevanten Markt mitspielen möchte. Das „Bedienen“ an bekannten Namen, dies gilt auch für den Namen mit prägende Zusätze, kann erhebliche, nicht nur finanzielle, Folgen haben.

Denn bei dem Verfahren, das vor dem USPTO ausgetragen wird, steht viel auf dem Spiel:

Das Recht für Inter Mailand, in den USA eine Markeneintragung für das Zeichen „INTER“ zu erhalten, ist nur der Aufhänger.

 

Dr. Stephan Bücker, LL.M.

Medienanwalt, Unternehmer & Dozent an der TH Köln

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